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2019年11月1日，國家知識產權局新修改的《專利審查指南》開始施行。作為審查員和專利代理師工作中的重要依據和指引，此次《審查指南》的修改自啟動以來即備受關注。其中，對實質審查程序中創造性的判斷這一部分的修改成為關注的焦點之一。在此之前，《審查指南》的歷次修改中，實質審查程序中創造性的判斷，尤其是“三步法”的相關內容，均未經歷過實質性變動。因此，本次關于創造性判斷的內容的修改尤為引人矚目。
對創造性相關內容的修改集中在《審查指南》第二部分第四章和第八章。第四章規定了著名的“三步法”，是目前的審查實踐中判斷突出的實質性特點的主流方法。本次主要是對第二步即“確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題”的相關規定進行修改。原《審查指南》中的“然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”被修改成“然后根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”，即，明確要求了區別特征達到的技術效果是“在要求保護的發明中”所能達到的技術效果。
實際上，這并不屬于新增的規定，而只是對業已確立的、實踐中通用的判斷方式加以進一步明確。創造性的判斷需要考量技術方案本身對現有技術做出的貢獻，“區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果”是該貢獻的外在表現，體現了發明人努力的方向。在創造性的判斷中，不應考慮區別技術特征作為孤立的技術手段或者在本發明以外的其他技術方案中能夠實現的其他效果，這些效果甚至可能與本發明目的的實現毫無關聯。因此，在認定發明實際解決的技術問題時，應考慮的是區別技術特征在發明中所起到的作用，而不是區別技術特征能夠實現的其他技術效果。
所以，如果僅僅指出區別技術特征在另一篇對比文件中達到的技術效果，并基于這一技術效果認定發明實際解決的技術問題，雖然容易得到另一篇對比文件給出了與最接近現有技術結合的啟示的結論，但這種對技術問題的認定不能真實地反映出發明對現有技術實際做出的貢獻，偏離了事實，也不符合“三步法”的本意。新修改的《審查指南》對于技術問題如何確定給出了更明確的指引，申請人和專利代理師在遇到技術問題的認定不恰當的審查意見時，進行爭辯也有了更明確的依據。
另外，在“三步法”中確定技術問題的規定部分，還增加了以下內容：對于功能上彼此相互支持，存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果。實踐中，有時發明達到的技術效果是通過多個技術特征彼此之間相互作用而實現的。例如一種具有協同作用的除草劑組合物，其含有活性成分化合物A和化合物B，雖然已知化合物A和化合物B均具有除草作用，但將化合物A和化合物B結合使用獲得的除草效果明顯超出A和B各自單獨使用獲得的效果的簡單疊加，這樣的技術效果是基于A和B之間的相互作用而實現的，基于現有技術無法預料到。在這種情況下，如果認定A和B的除草作用已被不同的對比文件公開從而容易想到將A和B一起配制成除草劑組合物，則低估了要保護的發明對現有技術作出的貢獻，不恰當地得出發明相對于現有技術顯而易見的結論。通過將存在相互關聯的多個技術特征作為整體來考慮，能夠更加貼近事實，準確反映出發明對現有技術的貢獻。
關于創造性判斷的其他修改體現在第二部分第八章，第4.2節“閱讀申請文件并理解發明”和第4.10.2.2節“審查意見通知書正文”部分。第4.2節的修改是對審查員的操作提出了更加詳細的要求，包括“充分了解背景技術整體狀況”、理解“該技術方案所能帶來的技術效果”，“進而明確發明相對于背景技術所作出的改進”，并刪除了原本規定的“還應了解該技術方案所能帶來的技術效果”。“充分了解背景技術整體狀況”有助于審查員更深刻地理解現有技術，從而有助于理解發明對現有技術實質上作出了什么樣的貢獻。理解“該技術方案所能帶來的技術效果”與第四章的修改相呼應，均強調了發明產生的技術效果在創造性判斷中的重要性。如前所述，技術效果是創造性判斷中重要的考量因素，通過規定理解發明的重點之一是理解技術效果，有助于更加準確地判斷發明實際解決的技術問題。“明確發明相對于背景技術所作出的改進”則要求充分理解發明的本質，由此能夠更準確地理解發明并對創造性作出判斷。
第八章第4.10.2.2節的修改則涉及了本次關于創造性判斷的修改中的另一個重要問題，即公知常識的證明。此前，業內一直對于創造性判斷中公知常識的認定頗有爭議，很多人認為有的審查員在將區別技術特征認定為公知常識時過于草率，既不進行充分說理也沒有提供證據。雖然原本《審查指南》中也規定了“如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明”，但在實質審查程序中，該“說明理由”往往被簡化成一句話的解釋，也很少有證據提供。本次修改首先將上述規定調整為“審查員應當能夠提供相應的證據予以證明或說明理由”，行文順序上的調整改變了提供證據和說明理由二者的重要性次序，意味著在證明區別技術特征為公知常識時，應以提供證據證明作為優先采用的方式。而且下文還進一步規定了“在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明”。該規定特別規定了在上述情形下，審查員通常有義務提供證據。如果審查員沒有履行這一義務，則申請人或專利代理師可以引用上述規定進行爭辯。可以預見，實質審查過程中涉及到將區別技術特征認定為公知常識時，審查員將更加慎重對待。
實際上，在最初的《專利審查指南修改草案》中，還對公知常識的含義進行了更加詳細的描述，規定了“眾所周知的技術常識”、“本領域技術人員普遍知曉的普通技術知識”和“慣用手段”可直接認定為公知常識而無需舉證，并對“眾所周知的技術常識”、“本領域技術人員普遍知曉的普通技術知識”的含義作出了規定。但這部分內容沒有包括在最終的《審查指南》修改版中，這可能是由于擔心當對“眾所周知的技術常識”、“本領域技術人員普遍知曉的普通技術知識”和“慣用手段”的認定存在爭議時，如何處理恐怕將成為新的問題，而且，這種無需舉證直接認定的做法也與本次修改中加強審查員的舉證責任的傾向相悖。
本次《審查指南》的修改中對于創造性判斷部分可謂是進行了較大改動。相信這些修改能夠解決目前審查實踐中存在的一些爭議，使得創造性判斷標準更趨于客觀，且操作性更好。
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